În contextul demersurilor sale de înregistrare a mărcilor la Oficiul Uniunii Europene de Proprietate Intelectuală (E.U.I.P.O), Agenția TAS reprezintă cu regularitate titularii de mărci în procedurile de opoziție care intervin ca urmare a similarității acestor mărci cu alte mărci comerciale preexistente.
Regula în materia procedurii de opoziție la nivel european o reprezintă conflictul dintre două mărci comerciale, întemeiat pe o dublă similaritate a semnelor și a produselor și/sau a serviciilor în conflict.
O situație mai atipică, dar care produce aceleași efecte în ceea ce privește înregistrarea mărcii, o reprezintă opoziția întemeiată pe o marcă anterioară cu renume, în cadrul căreia dubla similaritate nu este o condiție imperativă, implicit proprietarul mărcii anterioare este îndreptățit să ceară respingerea unei cereri de marcă similare, chiar și în lipsa unor clase și produse/servicii comune.
În acest context, aducem în vederea articolul 8 alin. (5) EUTM, care prevede că in cazul unei opoziții formulate de către proprietarul unei mărci anterioare cu renume, se respinge cererea de marcă dacă ”este identică sau similară cu o marcă anterioară, indiferent dacă produsele sau serviciile pentru care se depune cererea sunt identice, similare sau nu sunt similare cu cele pentru care este înregistrată marca anterioară, atunci când, în cazul unei mărci UE anterioare, aceasta se bucură de un renume în Uniune sau, în cazul unei mărci naționale anterioare, se bucură de un renume în respectivul stat membru, precum și atunci când utilizarea fără un motiv întemeiat a mărcii solicitate ar genera un profit necuvenit de pe urma caracterului distinctiv sau a renumelui mărcii anterioare sau ar aduce atingere acestuia.”
Spre deosebire de marca notorie, care este definită ca fiind o marcă larg cunoscută în cadrul segmentului de public vizat și care beneficiază de protecție chiar și în absența înregistrării sale, legea nu definește marca cu renume, fiind reglementată ca o excepție de principiul specialității mărcii, potrivit căruia protecția mărcii este limitată la produsele și/sau serviciile pentru care a fost înregistrată.
Sintetizând dispozițiile legale din materia opozițiilor formulate de proprietari de mărci anterioare cu renume, arătăm că pentru ca o opoziție pe acest temei să fie admisibilă trebuie îndeplinite următoarele condiții cumulative:
- Marca anterioară să beneficieze de un renume în raport de teritoriul relevant pentru bunurile si/sau serviciile pe care își întemeiază opoziția in cauză.
- Marca anterioară să fie identică sau similară cu semnul ce constituie obiectul cererii de marcă.
- Să existe riscul ca utilizarea mărcii depuse la înregistrare să genereze un profit necuvenit de pe urma renumelui mărcii anterioare sau să aducă atingere acestuia.
- Utilizarea mărcii depuse spre înregistrare să fie fără un motiv întemeiat.
În situația în care una din aceste condiții nu este îndeplinită, opoziția întemeiată pe articolul 8 alin. (5) EUTM se impune a fi respinsă.
Raportat la acest temei de drept invocat, Agenția TAS a obținut recent o soluție favorabilă în dosarul de opoziție nr. B 3206676, vizând conflictul de mărci europene ”HUGO” vs. ”HUGO”, în care aceasta a reprezentat titularul cererii de marcă.
Astfel, în dosarul mai sus menționat, conflictul de drepturi s-a desfășurat între proprietarul brandului internațional de haine HUGO BOSS și un producător de baterii sanitare din județul Mureș, având ca obiect o cerere de marcă depusă de cel din urmă spre înregistrare la Oficiul European de Proprietate Intelectuala (E.U.I.P.O).
În concret, titularul cererii a depus spre înregistrare un semn identic cu una dintre mărcile din portofoliul HUGO BOSS, respectiv marca ”HUGO”, dar a cerut înregistrarea în raport de clasa 11, respectiv înregistrarea mărcii pentru ”Robinete pentru lavoare; Robinete de duș; Cabine pentru duș; Aparate și instalații sanitare; Dușuri; Instalații de duș; Robinete pentru instalații sanitare; Grătare cu cărbune; Lavoare sub formă de cădițe; Robinete pentru chiuvete, montați în perete; Robinete; Instalații de baie.”
Cu privire la această cerere de marcă, proprietarul brandului HUGO BOSS a formulat opoziție și a invocat ca temei de drept articolul 8 alin. (5) EUTM, solicitând respingerea cererii de marcă cu denumirea ”HUGO” în raport de clasa 11, întemeindu-și opoziția pe o marcă anterioară cu denumirea ”HUGO”, care beneficia de protecție în raport de clasele 18 si 25, în concret în raport de articole de îmbrăcăminte și accesorii din piele.
Pentru o mai bună înțelegere a conflictului de drepturi HUGO vs. HUGO din perspectiva incidenței articolului 8 alin. (5) EUTM, și a deciziei emise de către Oficiul European cu privire la această opoziție, o să analizăm succint speța prin raportare la condițiile cumulative din materia mărcilor cu renume, astfel cum au fost detaliate anterior.
Astfel, în primul rând, Oficiul a analizat dacă marca anterioară a brandului HUGO BOSS beneficiază de un renume în raport de teritoriul relevant pentru prezenta opoziție, respectiv Uniunea Europeană, astfel stabilindu-se că ”se considerăcă renumele mărcii anterioare este demonstrat în Germania, care constituie o parte substanțială a populației UE. Prin urmare, notorietatea este dovedită în Uniunea Europeană.”
În al doilea rând, Oficiul a analizat dacă cererea de marcă depusă de către titular este într-adevăr identică sau similară din punct de vedere vizual cu marca anterioară a brandului HUGO BOSS, stabilindu-se că mărcile sunt ”similare din punct de vedere vizual cel puțin într-un grad ridicat, și identice din punct de vedere auditiv și conceptual.”
În al treilea rând, Oficiul a trecut la analiza riscului ca utilizarea mărcii depuse la înregistrare să genereze un profit necuvenit de pe urma renumelui mărcii anterioare, a constatat că această condiție nu este îndeplinită, și a dispus respingerea opoziție formulate de către proprietarul brandului HUGO BOSS, fără a analiza și ultima condiție.
Deoarece condițiile din materia opoziției întemeiate pe o marcă anterioară cu renume sunt cumulative, neîndeplinirea uneia impune respingerea opoziție indiferent de îndeplinirea celorlalte condiții.
Astfel cum a argumentat și Agenția TAS cu ocazia observațiilor depuse, pentru a se demonstra că există un risc ca utilizarea mărcii depuse la înregistrare să genereze un profit necuvenit de pe urma renumelui mărcii anterioare, jurisprudența relevantă în materie a stabilit că se impune îndeplinirea unei condiții subînțelese, respectiv aceea ca între semnele în conflict să se creeze o legătură în percepția consumatorului de rând, iar în speță această condiție nu a fost îndeplinită.
Cu privire la necesitatea îndeplinirii acestei condiții subînțelese, s-a pronunțat si Oficiul European prin următorul extras: ”Pentru a stabili existența unui risc de prejudiciu, este necesar să se demonstreze că, având în vedere toți factorii relevanți, publicul relevant va stabili o legătură (sau asociere) între semne.
Necesitatea unei astfel de „legături” între mărcile în conflict în mintea consumatorilor nu este menționată în mod explicit la articolul 8 alineatul (5) din EUTMR, dar a fost confirmată de mai multe hotărâri (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66).
Aceasta nu este o cerință suplimentară, ci reflectă doar necesitatea de a determina dacă asocierea pe care publicul ar putea-o stabili între semnele este de așa natură încât, după evaluarea tuturor factorilor relevanți pentru fiecare caz în parte, este probabil să apară un prejudiciu sau un avantaj neloial.”
Cu privire la neîndeplinirea acestei condiții subînțelese, Agenția TAS a adus o serie de argumente prin care demonstrat că, având în vedere consumatorul relevant pentru clasa 11, nu se poate stabili cu certitudine că acesta va face o legătură clară între marca cu denumirea ”HUGO” aparținând titularului, și marca ”HUGO” a brandului de îmbrăcăminte HUGO BOSS, cu precădere în contextul în care marca anterioară beneficiază reputație doar în raport de articole de îmbrăcăminte, iar prin cererea de marcă depusă se solicită protecție pentru baterii sanitare și alte asemenea.
Cu privire la această perspectivă, Oficiul European a fost de acord stabilind că: ”Pentru a aprecia dacă se va forma sau nu o legătură între mărcile în conflict, trebuie să se țină seama de similitudinea dintre semne și de puterea notorietății mărcilor anterioare. Deși marca anterioară se bucură de renume pentru anumite produse, aceasta nu înseamnă că se va declanșa o legătură între semne în domenii economice complet diferite, cum ar fi sectoarele menționate anterior. Gradul de notorietate al mărcilor anterioare demonstrat de opozant nu implică faptul că acesta este atât de puternic încât să poată declanșa o legătură chiar și între semne aproape identice în raport cu produse diferite, precum cele menționate mai sus. În acest caz, consumatorii nu ar crede că responsabilitatea pentru producerea produselor oponentei și a produselor reclamantei revine aceleiași întreprinderi.
Având în vedere toate cele de mai sus, chiar și luând în considerare gradul ridicat sau cvasi-identitatea dintre semne, este puțin probabil ca marca contestată să amintească consumatorului relevant de semnele anterioare în legătură cu produsele menționate anterior din clasa 11.”
Astfel, prin Decizia Nr. B 3206676 din data de 17/10/2024, EUIPO a admis argumentele Agenției Tas și a dispus respingerea opoziției formulate de către proprietarul brandului HUGO BOSS, intrucat una dintre condițiile cumulative din materia mărcilor cu renume nu a fost îndeplinită. Prezenta decizie putând fi atacată în termen de două luni de la notificarea acesteia, fiind definitivă în contextul neexercitării acestei cai de atac.
Pentru asistenta, reprezentare și/sau consultanta în materia procedurilor de opoziție/contestație la OSIM sau EUIPO, Agenția Tas va sta la dispoziție la următoarele date de contact: office@agentiatas.ro; telefon: 0745160163.
